作者：张启程

摘要

请求宣告已授权的专利无效是防止专利滥用、保护自身商业利益的重要手段。由于中国和美国实践的差异导致对于基于同样的优先权日和基本相同的技术内容的中美同族专利需要采用不同的现有技术证据。本文旨在通过分析中国和美国专利实践中对于专利的新颖性和创造性的认定的差异讨论了不同类型的现有技术证据对于中美专利各自的适用性。本文通过分析指出，无效请求人应当根据目标专利的所在国、申请日、发明日等信息来选择不同类型的现有技术证据来提交无效请求，而不能简单地对于中美同族专利采用相同的现有技术证据。专利权人在先的专利申请在中国可能用作现有技术证据，而在美国可能用作专利权人否定在先技术的依据，需要尤其注意。

关键词：现有技术证据、申请日、发明日、在先申请

一、引言

专利作为一种重要的商业武器为越来越多的企业所重视。而专利的有效性则是运用专利来抑制竞争对手、赢取商业上的胜利的基础。对于对自身存在威胁或潜在威胁的专利，启动专利无效程序则是重要的防卫手段。也正因为此，越来越多的企业和个人加入到发起专利无效的行列中，以尽可能地争取自身的商业利益。

由于专利自身具有地域性，一项好的发明往往不仅仅在一个国家申请专利，而是可能在多个国家同时申请专利（即享有共同的优先权日），这些不同国家的专利就构成了同族专利。在这种情况下，如果想要将这些技术内容基本相同的同族专利都无效掉，则需要在不同的国家分别提交无效请求。专利缺乏新颖性和创造性（或称专利性）是最常用的无效理由。有些请求人认为，只需要找到一项或一组现有技术就可以将所有的同族专利都成功无效。这未免过于乐观，由于各个专利的地域性属性，各个国家的专利实践是有所不同的，因而需要专业的人员来进行分别处理。本文仅从中、美对于专利性的认定的差异角度来初步地探讨同族专利无效过程中选用现有技术证据的问题。

二、中国专利实践对于新颖性和创造性的认定

于2009年10月1日起施行中国专利法（现行中国专利法条文为2021年6月1日起施行的版本，其中对于本文所讨论的新颖性和创造性的规定与2009年10月1日起施行的版本是一致的，因此在本文中不再刻意区分）的第二十二条规定：“授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术”。

从中国专利法的上述规定可以看出，如果要以专利缺乏新颖性和/或创造性为理由提交中国专利的无效请求，主要证据应当围绕以下两个方面进行选取：

1. 现有技术，比如在无效请求所针对的专利（下文称为目标专利）的申请日（享有优先权的专利为优先权日）之前公开的专利文献、非专利文献、其它资料、全世界范围内的公开宣讲、公开销售、公开使用等等；

2. 抵触申请，即任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在目标专利的申请日（享有优先权的专利为优先权日）以前向国家知识产权局提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

需要说明的是，根据2009年10月1日之前施行的中国专利法，采用混合新颖性标准，即上述现有技术中的在国外公开使用或以其它方式为公众所知的技术内容将不会破坏目标专利的新颖性和创造性，而且，目标专利的申请人自身提交的抵触申请也不会破坏目标专利的新颖性和创造性。因此，在选择现有技术证据时还必须考虑目标专利的申请日（享有优先权的专利为优先权日）是否在2009年10月1日之前以确定无效请求所应当遵循的法律依据。

在实践中，对于抵触申请，也需要考虑优先权日，例如，当抵触申请具有优先权日（不论是中国优先权日还是外国优先权日）时，只要抵触申请的优先权日早于目标专利的申请日（享有优先权的专利为优先权日）且之后抵触申请被公开，就能够破坏目标专利的新颖性（当然前提是该抵触申请公开了目标专利的权利要求的技术方案）。

三、美国专利实践对于新颖性和创造性的认定

当前的美国专利法是在2013年3月16日开始实施的，而当前的美国专利法关于新颖性和创造性的认定与之前实施的美国专利法是有所不同的。

当前施行的美国专利法第102（a）（b）条规定：“新颖性；现有技术。——任何人均有权获得专利，除非—— （1）在要求保护的发明的有效申请日前，该要求保护的发明已经获得授权，或者被描述在印刷出版物上，或者已经公开使用、销售或以其它方式为公众所知；或者（2）该要求保护的发明被描述在依据第151条授予的专利中，或被描述在依据第122（b）条已公开或视为已公开的专利申请中，其中，该专利或专利申请视情况由另一位申请人作出并在该要求保护的发明的有效申请日之前有效提交。（b）例外— (1) 在该要求保护的发明的有效申请日之前一年或一年以内所作的公开。--在要求保护的发明的有效申请日之前一年或一年以内所作的公开不属于依据第(a)(1)款提出的要求保护的发明的现有技术，条件是--（A）该公开是由发明人或列名发明人或者从该发明人或列名发明人处直接或间接获得主题的他人作出；或者(B) 在此公开之前，被公开的主题已经由发明人或列名发明人或从该发明人或列名发明人处直接或间接获得主题的他人公开”。可以看出，如果要以专利缺乏新颖性和/或创造性为理由提交美国专利的无效请求，主要证据可以围绕以下两个方面进行选取：

1. 在目标专利的申请日（享有优先权的专利为优先权日）之前公开的专利文献、非专利文献、其它资料、全世界范围内的公开宣讲、公开销售、公开使用等等；

2. 由除去目标专利的申请人之外的其它人就同样的发明在目标专利的申请日（享有优先权的专利为优先权日）以前向美国专商局提出过申请，且该申请已经公开或视为公开。

粗看起来，这与前述提交中国专利的无效请求的证据选取非常类似，但实际上还是有很多差异的。具体的差异包括：

首先，在美国专利法中，由除去目标专利的申请人之外的其他人就同样的发明在目标专利的申请日（享有优先权的专利为优先权日）以前向美国专商局提出的、在目标专利的申请日（享有优先权的专利为优先权日）之后公开或视为公开的申请被视为现有技术，这意味着这样的申请可以用于评价目标专利的创造性，而不是仅仅能够评价目标专利的新颖性。

第二，申请人本人就同样的发明在目标专利的申请日（享有优先权的专利为优先权日）以前向美国专商局提出的、在目标专利的申请日（享有优先权的专利为优先权日）之后公开或视为公开的申请不会对目标专利的新颖性和创造性产生影响。

第三，目标专利的专利权人享有一定的豁免权，即，如果公开目标专利的现有技术的公开日期在目标专利的申请日（享有优先权的专利为优先权日）之前1年内，则该现有技术不必定对目标专利的新颖性和创造性产生影响。在这种情况下，还需要考虑该现有技术是否由发明人或列名发明人或者从该发明人或列名发明人处直接或间接获得主题的他人作出；或者在此公开之前，被公开的主题已经由发明人或列名发明人或从该发明人或列名发明人处直接或间接获得主题的他人公开。例如，如图1所示，如果目标专利的权利要求具有的技术方案为X且在目标专利的申请日之前1年内申请人曾经公开过技术方案X，则即使在申请人公开技术方案X和递交目标专利之间存在他人公开了技术方案X，也仍然不会对目标专利的新颖性和创造性产生影响。这与中国专利法的规定显然是不同的。

另外，在2013年3月16日之前实施的美国专利法，与当前实施的美国专利法相比，对于现有技术的认定的区别在于：

首先，根据在2013年3月16日之前实施的美国专利法，上述现有技术中的在美国以外公开使用或以其它方式为公众所知的技术内容将不会破坏目标专利的新颖性和创造性；

其次，对于在目标专利的申请日之前一年内的现有技术证据，如果能够确定该目标专利的发明日（发明创造的完成日）在该现有技术证据公开之前，则该现有技术证据将不作为现有技术考虑，这相比于当前实施的美国专利法要求本目标专利的主题必须在该现有技术证据公开之前被发明人直接或间接地（通过他人）公开，对于专利权人的要求要更宽松；

第三，美国专利申请中的一部分是遵循巴黎公约或PCT的规定进入美国的外国（美国以外的）或国际专利申请，用作目标专利的现有技术证据时，其外国优先权日不予考虑。也就是说，如果该专利申请没有在目标专利的发明日之前公开和在目标专利的申请日前一年内公开，则必须至少满足该专利申请在美国的申请日早于目标专利的发明日且该专利申请必须已经公开。这显然对于专利权人的要求比当前实施的美国专利法要更宽松。

四、现有技术证据对于中国和美国专利实践的适用性

在上文中已经阐述了中国专利法和美国专利法对于新颖性和创造性的认定的异同点。在本节中，将主要从时间性的角度来比较和讨论在中国专利实践和美国专利实践下现有技术证据的选用问题。

我们不妨考虑如下各种类型的现有技术证据：

现有技术证据A：在目标专利的发明日之前公开的印刷品证据

现有技术证据B：在目标专利的发明日之前的本国“公知公用”证据

现有技术证据C：在目标专利的发明日之前的他国“公知公用”证据

现有技术证据D：在目标专利的申请日一年之前公开的印刷品证据

现有技术证据E：在目标专利的申请日一年之前的本国“公知公用”证据

现有技术证据F：在目标专利的申请日一年之前的他国“公知公用”证据

现有技术证据G：在目标专利的申请日之前一年以内但在目标专利的发明日以后公开的印刷品证据（目标专利的申请人或发明人没有在现有技术证据G的公开日之前公开目标专利的主题）

现有技术证据H：在目标专利的申请日之前一年以内但在目标专利的发明日以后公开的本国“公知公用”证据（目标专利的申请人或发明人没有在现有技术证据H的公开日之前公开目标专利的主题）

现有技术证据I：在目标专利的申请日之前一年以内但在目标专利的发明日以后公开的他国“公知公用”证据（目标专利的申请人或发明人没有在现有技术证据I的公开日之前公开目标专利的主题）

现有技术证据J：在目标专利的申请日之前一年以内公开的印刷品证据（目标专利的申请人或发明人已经在现有技术证据J的公开日之前公开目标专利的主题）

现有技术证据K：在目标专利的申请日之前一年以内公开的本国“公知公用”证据（目标专利的申请人或发明人已经在现有技术证据K的公开日之前公开目标专利的主题）

现有技术证据L：在目标专利的申请日之前一年以内公开的他国“公知公用”证据（目标专利的申请人或发明人已经在现有技术证据L的公开日之前公开目标专利的主题）

现有技术证据M：无优先权日、由目标专利的申请人申请、申请日在目标专利的发明日之前、公开日期在目标专利的申请日以后的印刷品证据

现有技术证据N：无优先权日、由目标专利的申请人申请、申请日在目标专利的申请日之前、公开日期在目标专利的申请日以后的印刷品证据

现有技术证据O：无优先权日、由他人申请、申请日在目标专利的发明日之前、公开日期在目标专利的申请日以后的印刷品证据

现有技术证据P：无优先权日、由他人申请、申请日在目标专利的申请日之前、公开日期在目标专利的申请日以后的印刷品证据

现有技术证据Q：享有外国优先权、由目标专利的申请人申请、外国优先权日在目标专利的发明日之前、本国申请日在目标专利的发明日以后、公开日期在目标专利的申请日以后的印刷品证据

现有技术证据R：享有外国优先权、由目标专利的申请人申请、外国优先权日在目标专利的申请日之前、本国申请日在目标专利的申请日以后、公开日期在目标专利的申请日以后的印刷品证据

现有技术证据S：享有外国优先权、由他人申请、外国优先权日在目标专利的发明日之前、本国申请日在目标专利的发明日以后、公开日期在目标专利的申请日以后的印刷品证据

现有技术证据T：享有外国优先权、由他人申请、外国优先权日在目标专利的申请日之前、本国申请日在目标专利的申请日以后、公开日期在目标专利的申请日以后的印刷品证据

表1列出了上述各种现有技术证据对于申请日不同的中国和美国目标专利是否适用。表1中的“可用”表示该现有技术证据可以适用于对应的目标专利，而“不可用”表示该现有技术证据不能适用于对应的目标专利。当然，上述“可用”和“不可用”仅仅是从时间性角度而言，而这些证据是否能被采信，至少还需要考虑这些证据是否真正公开了目标专利中相应的技术特征。然而，这不是本文的任务，本文在此方面不再展开。

需要说明的是：虽然中国专利实践对于专利的新颖性和创造性的认定不涉及发明日，但是考虑到专利的发明日不会晚于申请日，因此，在考虑中国的目标专利时，“发明日”等同于申请日进行考虑，以方便与美国实践进行比较。

从上表1列出的各种情况可以看出，即便是对于申请日相同、主题相同的目标专利，美国专利实践中对于其新颖性和创造性的认定与中国专利实践也是不同的，主要包括：

首先，在美国专利法中，不仅有申请日的概念，还有发明日的概念。特别是对于申请日在2013年3月16日之前的美国目标专利而言，现有技术并不是像中国专利实践那样直接从申请日向前推，而是从发明日和“申请日前一年”这样的时间节点向前追溯，从而导致公开日处于发明日和申请日之间的技术方案只能适用于中国专利实践，而不一定能适用于美国专利实践。这可以例如从上表中的现有技术证据G和H的适用性上看出。

再者，对于申请日在2013年3月16日之后的美国目标专利而言，存在一年宽限期的豁免。也就是说，美国目标专利的发明人及其相关人员只要比他人率先公开目标专利的主题，就能免于受到基于在申请日前一年内的他人的技术公开内容的攻击。这是一种有利于专利所有者的权益，有利于专利发明人尽早申请专利，而中国专利法则没有赋予专利申请人这样的权利。这种差别例如可以从上表中的现有技术证据J和K的适用性上看出。对于表1中的标有“*”的现有技术证据O、P、S和T，表1中给出的是假设目标专利的申请人或发明人没有在该现有技术证据的申请日或优先权日之前公开目标专利的主题的情况下的结果。而如果目标专利的申请人或发明人已经在该现有技术证据的申请日或优先权日之前公开目标专利的主题，则这些证据将不适用于申请日在2013年3月16日之后的美国目标专利。

第三，也是重要的一点，在当前实施的中国专利法条件下，目标专利的申请人自己的在先申请也可能构成抵触申请，从而影响目标专利的新颖性。而在美国专利实践中，目标专利的申请人自己的申请在先、公开在后的另一申请不仅不会对目标专利的新颖性产生影响，还可以用来防卫源自在目标专利的申请日前一年中公开的其他技术的攻击。也就是说，在中国专利无效过程中，这样的证据可能作为无效请求人的“矛”，而到了美国专利实践，有可能变成专利权人手中的“盾”。这可以例如从上表中的现有技术证据Q和R的适用性上看出。 因此，在现有技术证据的检索过程中，是绝对不能忽视目标专利的申请人（发明人）的在先申请的。

当对于美国和中国专利发起无效请求时，请求人可以根据上述表1中列出的内容来选择适用的现有技术证据。

需要说明的是，美国专利实践中请求人请求美国专商局宣布已经授权的专利无效的程序很多，包括：单方重新审查（ex parte reexamination，EPR）、授权后复审（post-grant review，PGR）、双方复审（inter partes review，IPR）等。其中，一些程序对于证据也有特定的要求，比如，对于EPR程序，针对于专利性（新颖性和创造性）的现有技术证据仅限于已经公开发表的专利或文献。而对于IPR程序，针对于专利性（新颖性和创造性）的现有技术证据仅限于已经公开发表的专利和其他印刷出版物。在上述表1的示例中，我们采用的是对于现有技术证据要求最宽泛的PGR程序作为例子来进行对比的。而对于EPR程序和IPR程序，上述表1的示例中的涉及“公知公用”的现有技术证据B、C、E、F、H、I、K、L均不适用。

美国专利实践中请求人请求美国专商局宣布已经授权的专利无效的各种不同程序都具有各自不同的具体规定，比中国专利实践中的专利无效程序要复杂得多。上文中提到的对于美国专利发起专利无效请求是笼统的说法，仅仅是为了描述方便。在本文中不再更详细地讨论美国专利实践中的这些程序。

五、结束语

在上文中，已经从中、美专利实践对于目标专利的新颖性和创造性认定的差异的角度，基于不同类型的现有技术证据，对于在同族专利无效过程中现有技术证据的选用问题进行了分析和讨论。分析结果表明，即便是对于优先权相同、主题往往也非常近似的同族专利而言，现有技术证据的选用方式和效果也是不同的，这需要引起无效请求人充分的重视。

参考文献

1.中华人民共和国国家知识产权局 专利审查指南2010,北京：知识产权出版社,2010

2. 陈维国 美国专利诉讼规则、判例与实务，北京：知识产权出版社,2014

3.中华人民共和国国家知识产权局 审查指南2006,北京：知识产权出版社,2006

4.Martin J.Adelman, Randall R. Rader, Gordon P.Klancnik [著]，郑胜利、刘江彬[译] 美国专利法，北京：知识产权出版社,2011