作者：鄢功军

一、引言

对于本领域技术人员而言，请求保护的技术方案是否显而易见，要从最接近的现有技术和本发明实际解决的技术问题出发，判断现有技术整体上是否存在某种技术启示^[1]。

《专利审查指南》给出了通常认为现有技术中存在技术启示的三种情况：(i)解决发明实际解决的技术问题的技术手段为公知常识。(ii)最接近的现有技术其他部分披露的技术手段及其作用，与区别特征及其在本发明中为解决该本发明实际解决的技术问题所起的作用相同。(iii)另一份对比文件中披露的技术手段及其作用，与区别特征及其在本发明中为解决该本发明实际解决的技术问题所起的作用相同。

对上述记载内容进行分析可知，在认为现有技术存在技术启示的上述三种情况中，“发明实际解决的技术问题”出现在每一种存在技术启示的情形当中。可见，准确认定“发明实际解决的技术问题”至关重要^[2]。“发明实际解决的技术问题”作为判断现有技术是否存在技术启示以得到本申请的技术方案的一种中间桥梁，可以用来连接最接近的现有技术和其他现有技术，从而为判断是否存在技术启示发挥重要作用。

在事物因果联系的长链中，技术问题可以称之为因，技术方案可以称之为果。在一些情况下，提出技术问题（或称之为发现技术问题）是发明创造的动因和起点，技术方案的形成与“问题的提出”之间存在直接因果关系^[3]。虽然技术方案是创造性判断的重要考察对象，但是，在许多巧妙的发明创造被构思或被提出时，困难往往不在于如何解决技术问题的技术方案本身，而在于付出创造性劳动来发现技术问题的过程^[4]。

也许解决技术问题的具体手段看似很简单或者不难实现，但如果本领域技术人员根本没有认识到现有技术中存在相应的技术问题，自然也就没有动机对最接近的现有技术进行改进，以得到要求保护的发明的技术方案，现有技术整体上也就不会存在某种技术启示。这也充分说明了《专利审查指南》规定的“三步法”中的第三歩，描述的是要求保护的发明相对于本领域技术人员是否显而易见，而不是本领域技术人员容易想到技术手段或容易实现该技术方案。可以理解的是，显而易见突出强调的是对于本领域技术人员而言是很明显，且容易预见的。

在（2020）最高法知行终183号案件“裁判要旨”^[5]中，最高人民法院指出，技术方案的创造性可以来自于“问题的解决”和“问题的发现”；如果技术改进的难点在于“发现问题”，那么此时就应该还需要考虑“发现问题”对本领域技术人员来说是否显而易见，否则可能会陷入事后诸葛，在主观印象上可能低估技术方案的创造性高度。

根据《专利审查指南》2023版的最新规定，在确定最接近的现有技术时，应首先考虑技术领域相同或者相近的现有技术，其中，要优先考虑与发明要解决的技术问题相关联的现有技术。并且，还规定了重新确定的技术问题应当与区别特征在发明中所能达到的技术效果相匹配，不应当被确定为区别特征本身，也不应当包含对区别特征的指引或者暗示。

《专利审查指南》本次的修改规定了在确定最接近的现有技术时技术问题的优先地位，以及如何纠正所确定的“技术问题”的偏差，可以看出技术问题的审查在专利创造性判断过程中扮演着越来越重要的作用，即本次的修改再一次强调了技术问题在“三步法”中的重要地位。

但尽管如此，笔者发现本次的修改对于“三步法”中的第三步却几乎没有修改。笔者认为，如前所述，技术问题之重要性不言而喻，无论如何强调均不足为过，第三步中判断要求保护的发明对本领域技术人员是否显而易见应该进一步结合“技术问题”，使之判断方法更加清晰化和标准化。基于此，本文整理了重新构造的用于判断是否具有突出的实质性特点的流程。如图1所示，图1示出了本文所需要探讨的判断发明创造是否具有突出的实质性特点的流程图。

具体地，如图1所示，将“三步法”中的第三步拆分为两个阶段过程，即先判断发明创造实际解决的技术问题相对于本领域技术人员是否显而易见（S103），在技术问题显而易见的情况下，说明本领域技术人员具有对最接近的现有技术进行改进的动机，此时再判断请求保护的技术方案是否显而易见（S104）。在技术问题非显而易见的情况下，那么说明本领域技术人员没有对最接近的现有技术进行改进的动机，那么无需再判断请求保护的技术方案是否显而易见，可直接认定该发明创造具有突出的实质性特点（S105）。

三、案例介绍及分析

涉及发明名称为“车辆检查方法和系统”的发明专利申请，原申请文件权利要求书包括2项独立权利要求以及8项从属权利要求。审查员在一通时引用了对比文件1作为最接近的现有技术，认为独立权利要求1不具备新颖性。其中该对比文件1与本发明专利申请的第一发明人为同一个发明人。审查员在二通和三通时均未引用新的对比文件，并在申请人进行了第三次意见陈述后作出了驳回决定。

申请人（下称复审请求人）对上述驳回决定不服，向国家知识产权局提出了复审请求，但合议组在复审通知书中认为，本申请权利要求l实际要解决的技术问题为：如何得到更准确的待检测图像；并认为区别技术特征为公知常识。

针对合议组发出的复审通知书，复审请求人修改了权利要求，复审请求人认为本申请修改后的权利要求1与对比文件1的区别特征主要在于：

对差值图像进行灰度调整；根据所述差值图像的直方图确定二值化阈值的最小可能值，在二值化的过程中采用迭代的方法来逐次进行二值化；对初次给出的二值化图像进行货物判断，将是货物的这部分区域先排除，便于对真实的夹带物进行检测；去除二值化区域中成对出现的明暗区域；消除空气区域中被二值化的图像区域；输出二值化图像。

针对上述区别特征，由于现有技术中并没有公开差值图像的二值化区域中可能存在成对出现的明暗区域的现象，也没有公开这种成对出现的明暗区域可能是由于旋转扭曲所造成的虚假区域，本领域技术人员不存在相应的认知发现二值化后的差值图像还存在相应的问题使得该旋转扭曲所造成的区域会影响嫌疑物的检测准确率，即本领域技术人员没有认识到现有技术中存在相应的技术问题，自然也就没有动机对对比文件1进行改进，从而得到权利要求1 的技术方案。

对比文件1实际上是同一发明人在2006年提出的一份早期专利技术方案，复审请求人在2014年另行提交了本申请，正是因为同一发明人发现对比文件1的方案存在立体型变、存在变形、噪声等引起的误报等缺陷。在长达8年的技术研发过程中，发明人在对比文件1的基础上进一步优化得到了本申请的技术方案，并进一步发现了差值图像的二值化区域中可能存在成对出现的明暗区域的现象，而这种成对出现的明暗区域是由于旋转扭曲所造成的虚假区域。

简而言之，由于本领域技术人员没有认识到现有技术中存在相应的技术问题，因此现有技术中也不存在采用该区别技术特征对方案进行改进的动机。由于上述区别技术特征的引入，使得本申请的技术方案实现了提高物体检测准确率的有益效果。最终，上述推理过程获得了合议组的认可，撤销了驳回决定，并最终获得了专利授权。

（二）案例二

涉及发明名称为“掩膜版和掩膜版的组装方法”的发明专利申请，原申请文件权利要求书包括2项独立权利要求以及6项从属权利要求。审查员在一通时引用了对比文件1作为最接近的现有技术，认为独立权利要求1不具备新颖性；审查员在二通和三通时均未引用新的对比文件。本案在申请人进行了第三次意见陈述后获得了授权。

本申请背景技术记载了，在有机发光二极管显示器的制造过程中，将掩膜片（例如，包括精细金属掩膜片）作为蒸镀掩膜，在基板上形成蒸镀图案。然而，在传统的制造工艺中，基板上各个位置处的像素位置精度不可校正。

本申请权利要求1与对比文件1的区别特征主要包括：至少一个焊接部设置在使多个预定像素点中每个像素点的像素位置精度PPA的偏移量较小的位置处；沿着支撑条的延伸方向，至少一个焊接部位于掩膜片的同一侧。

审查员在审查意见通知书中主要认为“在对比文件1公开的技术方案基础上，本领域技术人员容易想到通过确定合适的焊接位置尽量使像素的PPA偏移量减少”。

在对该审查意见通知书进行分析时发现，审查员的主要观点是认为区别特征是容易想到且容易实现的方案，因此答辩的关键点在于如何说服审查员在对比文件1的基础上本申请不是显然地，不是可预见的，而关键点不在于对比文件1或其他对比文件没有公开上述区别特征。因此，申请人在针对审查意见进行意见陈述时，主要陈述了以下三点：

（1）根据对比文件1公开的技术方案，本领域技术人员能够获得的教益在于：图案掩模可以被焊接到支撑棒，使得压力可以被支撑图案掩模的支撑棒分散，从而防止图案掩模的变形。对比文件1并没有发现图案掩模的变形会使得针对每个像素的PPA发生变化这一技术问题。

（2）根据本申请说明书附图2A~2C示出了PPA的三种示例变化趋势的示意图，发明人创造性发现了“掩膜片会出现微小变形”是导致针对每个像素的PPA发生变化的原因。

（3）申请人经过了大量的实验研究对焊接部的位置进行设计，在对比文件1没有发现上述技术问题的情况下，本领域技术人员根本无法想到将至少一个焊接部设置在使多个预定像素点中每个像素点的像素位置精度PPA的偏移量较小的位置处和位于掩膜片的同一侧。

从上述逻辑推理的过程可知，在对比文件1的基础上，并没有发现本申请实际要解决的技术问题。并且，利用本申请说明书公开的内容来推理说明该技术问题是如何基于大量的试验分析和总结后得到的，因此，该技术问题是付出了创造性劳动才得到的。最终，上述推理过程获得了审查员的认可，并获得了专利授权。

（三）案例小结

基于上述两个案例可知，“发现技术问题”对于认定发明创造是否显而易见具有重要作用，相比于直接判断技术方案本身是否显而易见的说服力和说理性显得更强些。当“发现技术问题“本身非显而易见时，则可以无需过分论述技术方案是否显而易见，有时甚至无需再判断技术方案是否显而易见，可直接认定该发明创造非显而易见。

四、结语

五、参考文献

[1] 谷琳,相超.创造性评判中判断技术启示阶段存在的典型问题【J】河南科技,2018,30:43-45.

[2]郝瑞欣.浅谈正确确定发明实际解决的技术问题的重要性【J】中国发明与专利,2016,02:84-88.

[3]杨莹.“问题的提出”在创造性判断中的考量【J】人民司法,2021,32:80-83.

[4]谢敏,毛圣杰.从一件复审案例看专利审查中创造性的判断【J】河南科技,2020,12:58-60.

[5]最高人民法院知识产权案件年度报告（2020）摘要,人民法院报,2021-4-26.

注：本文发表于《专利代理》2024年 第一期 总第36期