作者：潘剑颖、韩聪、柯瑞京、倪斌

      在专利无效宣告程序中，专利权人常常需要对权利要求进行修改。考虑到授权公告的权利要求具有公示作用，为平衡专利权人和社会公众的利益，无效宣告程序中对权利要求的修改方式受到严格限制。2023版《专利审查指南》（以下简称《审查指南》）第四部分第三章第4.6.2节对无效宣告程序中专利文件的修改做出了规定：

“在满足上述修改原则的前提下，修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正”。

      本文试从若干案例出发，探讨如此规定背后的真正考量。

      第4XXXX号无效宣告请求审查决定书，涉及无线通信领域。

      该专利授权公告的权利要求如下（无关内容省略）：

      1．一种无线通信系统，……其特征在于，包括同步装置，……根据在上述基站移动站间通信中所使用的控制信息，来使基站移动站间通信中的帧与移动站间直接通信中的帧同步。

……

      3．一种无线通信系统中的基站，……其特征在于，包括分配装置……。

      4．一种无线通信系统中的基站，……其特征在于，包括分配装置，根据来自上述移动站的请求，来分配移动站间直接通信中的帧内频带。

……

      6．根据权利请求4所述的基站，其特征在于，上述移动站间直接通信中的帧内频带分配装置，根据进行移动站间直接通信的终端的组合和分配给基站移动站间通信的上述第一频率，来选定分配给进行移动站间直接通信的终端的上述第二频率。

      在无效过程中，针对无效宣告请求人提交的无效理由和证据，专利权人修改了权利要求3、4、6。修改具体包括以下两个方面。

      1）以明显错误为由，将权利要求6的技术特征“根据进行移动站间直接通信的终端的组合和分配给基站移动站间通信的上述第一频率，来选定分配给进行移动站间直接通信的终端的上述第二频率”修改为“根据进行移动站间直接通信的终端的组合和分配给基站移动站间通信的上述第一频率的帧内带，来选定分配给进行移动站间直接通信的终端的上述第二频率的帧内带”，将权利要求4、6中的“帧内频带”修改为“帧内带”。

      2）为了克服缺少必要技术特征的无效理由，对权利要求3和4进行进一步限定，将权利要求1中有关同步装置的限定补入其中。

      尽管《审查指南》在第四部分（复审与无效请求的审查）中规定了无效宣告程序中专利权人可以进行“明显错误的修正”，但是在该部分中并未对“明显错误”进行进一步解释。《审查指南》在其他章节部分对此有所提及。

      例如，《审查指南》第一部分第二章第8节在对修改超范围的规定中定义了：

“所谓明显错误，是指不正确的内容可以从原说明书、权利要求书的上下文中清楚地判断出来，没有作其他解释或者修改的可能。”

     另外，《审查指南》第二部分第八章第5.2.2.2节对实质审查程序中“明显错误”的修改做出了规定：

“（11）修改由所属技术领域的技术人员能够识别出的明显错误，即语法错误、文字错误和打印错误。对这些错误的修改必须是所属技术领域的技术人员能从说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案。”

      关于上述修改1）的“明显错误”，本案的审查决定书对此的决定如下：

“授权权利要求4、6中的“帧内频带”、权利要求6中的技术特征……并无明显的语法错误、文字错误或打印错误，专利权人认为不正确的内容并不是可以从原说明书、权利要求书的上下文中清楚地判断出来的。……专利权人将“帧内频带”修改为“帧内带”，将权利要求6的技术特征……修改为……并不是根据说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案，存在作其他解释或修改的可能。上述错误并不属于审查指南规定的能够允许修改的明显错误三种类型中的任一种，修改内容也不是能够唯一确定的。因此，专利权人对权利要求4、6所做的上述修改不能认为是对明显错误的订正”。

      第5XXXX号无效宣告请求审查决定书，该案涉及视频编解码，其中权利要求4请求保护的是编码侧的装置。

     在无效宣告程序中，专利权人将权利要求4中的“在抽取……的值时”中的“抽取”修改为“编码”，而且指出这种修改为“明显错误”的更正。

      对此，在无效宣告请求审查决定书中的认定如下：

“经合议组核实，首先，权利要求4请求保护的是一种用于编码……的装置，而本领域技术人员均知晓“抽取”指的是从数据流中进行抽取，是解码时的动作，不是编码时的动作，权利要求4的特征“在抽取……的值时，通过……编码所述值”前后矛盾，因此该特征存在明显错误；而根据说明书……关于编码器的记载，编码器将……编码为数据流，通过……将……信息插入数据流，即编码器是在编码……的值时，通过……编码所述值，同时，权利要求6要求保护一种用于编码……的方法，该权利要求与权利要求4相对应，其中包含了特征“在编码……的值时，通过……编码所述值”，因此，从说明书的相关记载以及权利要求书的上下文中能够清楚且唯一地得出权利要求4中的“在抽取……的值时”应该为“在编码……的值时”。因此，专利权人将权利要求4中的“在抽取……的值时”修改为“在编码……的值时”属于对明显错误的更正，合议组亦予以接受”。

      案例二中，权利要求4中的特征本身存在明显的逻辑上的矛盾，即在编码侧的装置中执行解码侧的动作，而这种矛盾是本领域技术人员在阅读权利要求4时能够识别出的。进而，由于说明书中对编码侧的该动作进行了正确、明确的记载，针对该逻辑错误进行的修改是本领域技术人员“能从说明书的整体及上下文看出的唯一的正确答案”，因此这种修改被合议组接受。

      根据案例一和案例二中对“明显错误”的判定可以看出，国家知识产权局对无效宣告程序中权利要求的修改，注重“错误”的“明显性”以及若修改则修改的“可预测性”和“唯一性”，凸显了对于授权后权利要求保护范围的社会公示性的重视。

      回到上述案例一的修改2），专利权人将权利要求1中的关于同步装置的技术特征补入权利要求3和4中，对权利要求3和4进行了进一步限定。该修改至少在形式上满足《审查指南》的相关要求。具体地，《审查指南》第四部分第三章第4.6.2节对无效宣告程序中专利文件的修改做出了规定：

“修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正……权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征，以缩小保护范围”。

      但是，无效宣告请求审查决定书对此的认定如下：

“考虑到授权公告的权利要求具有公示作用：公示专利权人所拥有的排他性权利的范围，社会公众据此可以明晰专利权利边界，预测、评价自身行为是否侵犯专利权。如果权利要求在修改的基础上被维持有效，则该修改后的权利要求对社会公众而言也应当是可以预见的，即有脉络清晰的修改预期。根据授权的权利要求的内容，社会公众并不能预见到在对要求执行通信资源分配的基站的保护中还应当包括有执行移动站与基站同步的装置，专利人对权利要求3、4所作上述修改并不是社会公众可以预期的合理修改方式。权利要求3、4新增的技术特征并不是对于其保护主题“基站”的进一步限定，并不能有效地缩小权利要求的保护范围。因此，专利权人在权利要求3、4中新增有关同步装置的修改不符合审查指南规定的“权利要求的进一步限定”修改要求。”

      也就是说，合议组 认为，虽然专利权人将权利要求1中记载的有关同步装置的技术特征补入主题为“基站”的权利要求3和4中，但“同步装置”的操作未与基站侧的操作直接关联，从而即使补入基站侧的权利要求也无法对基站侧的权利要求的保护范围进行进一步限定。因此，合议组以这种修改实质上并未能有效地缩小权利要求3和4的保护范围从而并不属于《审查指南》所规定的“权利要求的进一步限定”的情形为由，没有接受这种修改。

      此外，合议组还特别指出这种修改不是社会公众可以预期的合理修改方式。同样，国家知识产权局对于“明显错误的修正”所要求的“明显性”、“可预测性”和“唯一性”，也体现了对社会公众可预期性的尊重。

      笔者注意到，在司法实践中，也采用了类似的准则。在某公司针对国家知识产权局第3XXXX号无效宣告请求审查决定提起的行政诉讼中，一审判决认为：

“修改方式的相关限制可以使社会公众对于权利要求修改后的最终状态具有相对稳定的预期……《专利审查指南》作为规范性文件，尽管其列举的具体修改方式未必涵盖了实践中应被允许的全部修改方式，但社会公众基于四种修改方式所抽象出的规则属于社会公众的合理预期，其他可被允许的修改方式亦应符合这一预期，方能保证规则的相对稳定性。”

      事实上，《审查指南》将无效宣告程序中的修改方式一般地限制为四种，正是出于稳定社会公众合理预期的考量。由于专利权人受到修改方式的限制，社会公众至少可以对权利要求修改后的最终状态具有相对稳定的合理预期，而不至于此完全不可预期，有利于维护社会公众利益。当然，专利法仍赋予了专利权人在无效宣告程序中修改权利要求的权利，在维护社会公众利益的同时兼顾专利权人的权利，以鼓励发明创造。

      需要注意的是，《审查指南》也并未完全排除其他修改方式。在专利无效宣告阶段，一方面，专利权人对权利要求的修改在形式上满足《审查指南》的规定，并不意味着这种修改必定能被接受；另一方面，如果仅仅形式上不满足《审查指南》中具体列举的方式，也并不意味着这种修改一定不能被接受。无论是国家知识产权局的审查实践还是法院的司法审判实践，在判断修改是否能被接受时，其底层考量均为这种修改是否能够为社会公众所合理预期。